郑秋云律师：侵害商标权纠纷如何代理被告抗辩？_郑秋云律师

【摘要】《知识产权诉讼报告2016》针对北京市2013至2015年的侵害商标权、侵害著作权、侵害专利权案件进行了系统分析，北京市统计结果表明，侵犯商标案件判决停止侵权的比例则为81.3%，商标案件原告聘请律师的比例为87.9%，商标平均单个案件的判决赔偿数额为89003元。从前面数据不难看出，侵害商标权纠纷中被告聘请律师的比例极低，胜诉率同样低，二者是否存在反比关系，无法分析得出，但笔者确信二者之间必定有关联。有鉴于此，笔者专门从被告抗诉的角度思考、撰文，希望能引起更多当事人关注，改变胜诉率低和平均单个案件赔偿额较高之现状。

【关键词】商标权  被告  不侵权抗辩  赔偿数额抗辩

根据《商标法》、《商标法实施条例》、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，有下列行为之一的，构成侵犯商标权行为：

1、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或类似的商标；

2、销售侵犯注册商标权的商品的；

3、伪造、擅自制造与他人注册商标标识相同或者近似的商标标识，或者销售伪造、擅自制造的与他人注册商标标识相同或者近似的标识的；

4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

5、在相同或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

6、故意为侵犯他人商标行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的；

7、将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的（如厦门苏宁电器公司与苏宁云商公司侵犯商标专用权纠纷案）；

8、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

9、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名从事相关商品宣传或者商品交易的电子商务活动，容易使相关公众产生误认的；

10、给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法》（2013年修正）第56条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。原告商标使用的商品和被告所销售、生产的商品可能不一样，故而原告所主张的侵权之诉，是否有法可依，该注册商标核定使用的商品是什么也是代理被告应诉的审查点之一，详见后文。

作为律师代理被告的主要工作是什么？笔者认为：（1）首先，应当尽可能的查明被告侵权的主观意识，即便在此类纠纷中，多数学者认为被告的主观意识并不是侵权的构成要件，但其主观意识将很大程度决定：是委托律师竭力争取还是自行调解？是配合律师搜集证据还是赌上一把？是否有其他侵权原因能够获得法官同情，继而减轻赔偿力度？等等。（2）其次，才是从法律和情理层面进行不侵权抗辩、不承担赔偿责任抗辩或者减轻赔偿责任抗辩，并搜集各类证据佐证。

以下，笔者将从程序上、实体上来总结此类纠纷案件如何代理被告应诉的一些思考。

1、审查诉讼主体是否适格？

（1）审查原告是否是商标注册人？查看商标注册证。

（2）审查原告是否是商标受让人？查看是否有受让证明。

（3）审查原告是否是继承人？查看是否提供合法继承的证明。

（4）审查原告是否是被许可人？查看商标注册人是否有书面声明、授权。

关于被许可人的诉权分三种：独占使用许可合同的被许可人可以单独向惹您法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。如果原告主体不适格，则请求原告驳回起诉。

2、审查法院是否有管辖权？

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼.由商标法第十三条、第五十二条所规定侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。前款规定的侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。

即便法院有管辖权，因管辖法院可选择众多，可提管辖权异议，争取到对自己有利的法院，或争取时间。

3、审查是否已过诉讼时效？

最新出台民法总则草案对诉讼时效制度作了完善：一是将现行两年的一般诉讼时效期间延长为三年。二是明确了不适用诉讼时效的情形包括请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；请求支付赡养费、抚养费或者扶养费等。因此侵害商标权纠纷的诉讼时效应当是即将改为三年了，目前还是二年。

商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额叮当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。，

4、审查原告注册商标是否存在权利瑕疵？

（1）通过中国商标网核实原告的注册商标是否被宣告无效？

（2）审查是否连续3年未使用？（应被告先抗辩，法官要求原告提供证据）

（3）审查是否违反了商标注册的绝对或相对禁用条款？

（4）审查是否属不当注册？

（5）审查是否恶意抢注被告的商标？等等。