郑秋云律师：侵害商标权纠纷如何代理被告抗辩？
来源：郑秋云律师 作者：郑秋云律师 人气： 发布时间：2017-03-22
摘要：专业论著 【摘要】《知识产权诉讼报告2016》针对北京市2013至2015年的侵害商标权、侵害著作权、侵害专利权案件进行了系统分析，北京市统计结果表明，侵犯商标案件判决停止侵权的比例则为81.3%，商标案件原告聘请律师的比例为87.9%，商标平均单个案件的判决赔
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专业论著 【摘要】《知识产权诉讼报告2016》针对北京市2013至2015年的侵害商标权、侵害著作权、侵害专利权案件进行了系统分析，北京市统计结果表明，侵犯商标案件判决停止侵权的比例则为81.3%，商标案件原告聘请律师的比例为87.9%，商标平均单个案件的判决赔偿数额为89003元。[1]从前面数据不难看出，侵害商标权纠纷中被告聘请律师的比例极低，胜诉率同样低，二者是否存在反比关系，无法分析得出，但笔者确信二者之间必定有关联。有鉴于此，笔者专门从被告抗诉的角度思考、撰文，希望能引起更多当事人关注，改变胜诉率低和平均单个案件赔偿额较高之现状。【关键词】商标权 被告 不侵权抗辩 赔偿数额抗辩 一、商标侵权行为的类型简介根据《商标法》、《商标法实施条例》、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，有下列行为之一的，构成侵犯商标权行为：1、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或类似的商标；2、销售侵犯注册商标权的商品的；3、伪造、擅自制造与他人注册商标标识相同或者近似的商标标识，或者销售伪造、擅自制造的与他人注册商标标识相同或者近似的标识的；4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；5、在相同或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；6、故意为侵犯他人商标行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的；7、将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的（如厦门苏宁电器公司与苏宁云商公司侵犯商标专用权纠纷案）；8、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；9、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名从事相关商品宣传或者商品交易的电子商务活动，容易使相关公众产生误认的；10、给他人的注册商标专用权造成其他损害的。二、商标专用权的保护范围《商标法》（2013年修正）第56条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。原告商标使用的商品和被告所销售、生产的商品可能不一样，故而原告所主张的侵权之诉，是否有法可依，该注册商标核定使用的商品是什么也是代理被告应诉的审查点之一，详见后文。三、如何代理被告应诉？作为律师代理被告的主要工作是什么？笔者认为：（1）首先，应当尽可能的查明被告侵权的主观意识，即便在此类纠纷中，多数学者认为被告的主观意识并不是侵权的构成要件，但其主观意识将很大程度决定：是委托律师竭力争取还是自行调解？是配合律师搜集证据还是赌上一把？是否有其他侵权原因能够获得法官同情，继而减轻赔偿力度？等等。（2）其次，才是从法律和情理层面进行不侵权抗辩、不承担赔偿责任抗辩或者减轻赔偿责任抗辩，并搜集各类证据佐证。以下，笔者将从程序上、实体上来总结此类纠纷案件如何代理被告应诉的一些思考。（一）从诉讼主体是否适格、管辖权、诉讼时效、原告注册商标权利瑕疵等入手1、审查诉讼主体是否适格？（1）审查原告是否是商标注册人？查看商标注册证。（2）审查原告是否是商标受让人？查看是否有受让证明。（3）审查原告是否是继承人？查看是否提供合法继承的证明。（4）审查原告是否是被许可人？查看商标注册人是否有书面声明、授权。关于被许可人的诉权分三种：独占使用许可合同的被许可人可以单独向惹您法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。[2]如果原告主体不适格，则请求原告驳回起诉。2、审查法院是否有管辖权？《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼.由商标法第十三条、第五十二条所规定侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。前款规定的侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。即便法院有管辖权，因管辖法院可选择众多，可提管辖权异议，争取到对自己有利的法院，或争取时间。3、审查是否已过诉讼时效？最新出台民法总则草案对诉讼时效制度作了完善：一是将现行两年的一般诉讼时效期间延长为三年。二是明确了不适用诉讼时效的情形包括请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；请求支付赡养费、抚养费或者扶养费等。因此侵害商标权纠纷的诉讼时效应当是即将改为三年了，目前还是二年。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额叮当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。[3]，4、审查原告注册商标是否存在权利瑕疵？（1）通过中国商标网核实原告的注册商标是否被宣告无效？（2）审查是否连续3年未使用？（应被告先抗辩，法官要求原告提供证据）（3）审查是否违反了商标注册的绝对或相对禁用条款？（4）审查是否属不当注册？（5）审查是否恶意抢注被告的商标？等等。如有前述（2）-（5）情形，则可向商标局或商标评审委员会提起撤销或争议申请，同时向法院申请中止审理。（二）从是否侵权、赔偿数额入手抗辩1、不侵权抗辩，从下列点着手分析、提供证据：（1）被告使用的商标与原告的注册商标不相同两个商标是否相同，容易分辨，不做详细分析。（2）被告使用的商标与原告的注册商标不构成近似，不致引起相关公众混淆、误认所谓的不构成近似，则可从商标的文字、英文字母、图形、商标的组成因素、商标的结构、文字的字形和读音、商标的显著部分是否与原告的注册商标重合度高等方面着手分析。具体可详读“《商标审查标准》关于商标相同、近似的规定”。（3） 被告的商品与注册商标核准的商品不相同或类似先是审查是否相同或类似，更要注意：原告同个商标在不同类别注册，注意识别核定使用的与被告相同或类似商品的注册商标的注册时间。（4）被控侵权商品并非被告生产或销售根据《商标法》第六十四条规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”，因此被告若是销售者，可以提供进货来源凭证如发票、合同、送货单、提供者基本身份信息来证明自己合法取得，免除自己的赔偿责任，但有一些判例，法官认为：销售者不承担赔偿责任，但应承担原告为维护自身权益而支出的合理费用。与此同时，要注意，案件审理中不需要将生产者追加为被告，而由法院告知原告另行起诉。（5）被告的行为属正当、合理使用是指注册上表中含有的本商品或服务的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量及其他特点，或者含有地名等词汇的，注册商标专用权人无权禁止他人以不致引起相关公众混淆、误认的合理方式善意使用。如：片仔癀商标侵权纠纷系列案件中，因片仔癀既是漳州片仔癀药业股份有限公司的注册商标，同时也是药品名称，多数被告在药品包装上突出使用“片仔癀”三个字而容易导致公众误以为和驰名商标“片仔癀”有关联，被判侵权，若不突出使用，则不会构成侵权。2、关于赔偿金额的抗辩很多著名、驰名商标的专用权人，委托律师全国各地维权，属于“广泛撒网”式打假，所以对侵权人的赔偿要求，常见为“10万元人民币”（此判断可见裁判文书网上的案例）。审理中，倘若被告提供了一些证据如加盟合同、采购合同、销售清单等来证明其他事项而被原告抓住了机会，原告可能趁此机会，以加盟费、销售量等为计算依据，要求增加诉讼请求。法院会支持多少赔偿请求？这是法官自由裁量的范围，也正是判定侵权可能性更大后，在原告无法提供损失计算依据时，被告可努力争取、获得法官支持的领域。如何获得法官支持？究根结底便是：提出相应的证据让法官相信原告的损失不大、被告未获取多少利益。（1）让法官相信原告的损失不大，重点是：让法官确信如抗辩：请求保护的注册商标未实际投入商业使用。既然未实际使用，原告未曾因商标获利也便无损失，则被告停止侵权并承担原告为维权的合理费用即可。如抗辩：原告请求保护的注册商标知名度不高、商誉度较低。知名度越高的商标，商业规模越大，商业价值越大，反之，若原告无法提供证据证明其商标的知名程度，就无法证明商标价值，损失计算依据减弱。笔者甚至在处理一个案件中，通过网络媒体信息，搜集大量的原告注册商标的负面消息，尤其该商标使用在食品上，一些负面消息直接让人不寒而栗，借此让法官相信原告的注册商标并非享誉度高，甚至已经声名狼藉，被告的行为无法对一个声名狼藉的商标造成商誉侵害。（2）举证被告生产、销售该涉嫌侵权产品的时间短，规模小，销售额小，未获取利益等（3）值得一提的是：既然处理“赔偿金额”是法官自由裁量的范围，被告所主张的证据会影响法官的判断，那么原告的一些证据也可能让产生法官认为必须要往重了判的心理。案例1：福建省高级人民法院审理的（2013）闽民终字第1133号“厦门苏宁电器公司（原审被告）与苏宁云商集团股份有限公司公司侵犯商标专用权纠纷”二审案件中[4]，厦门苏宁电器所提供的证据原本相当有利，包括：①厦门苏宁公司2003年4月1日变更为现有名称，而苏宁云商2004年才上市闻名的证据；②苏宁云商的“苏宁电器”商标注册有效期自2009年2月14日至2019年2月13日，晚于厦门苏宁公司成立时间；③《厦门日报》于2004年6月22日的报道，证明2004年时苏宁公司进驻厦门，发现厦门已经有苏宁电器，没法注册同样名称的公司，工商部门答复注册在先就先使用等证据。上述证据，已经足以让厦门苏宁公司理直气壮一番，而且使用了十年的字号，法官从情理上并不太愿意相信构成侵权。然而，苏宁云商提供的一份证据让案件彻底翻盘了：2003年4月1日，被告向工商行政管理部门提出企业名称变更申请，申请变更为厦门苏宁电器有限公司，申请的备用企业名称还包括厦门国美电器有限公司等。此点让法官确信被告主观上侵权的恶意。 案例2：福建省高级人民法院审理的（2014）闽民终字第233号“江西珍视明药业有限公司与福州市晋安区人民药店侵害商标权纠纷”二审案件中[5]，原审原告诉求赔偿十万元，其中公告费和律师代理费2万元左右，但一审法官却只支持3000元，原审原告不服，提出上诉，二审法院观点中有一句话对支持赔偿的理由作出了说明：本案系珍视明公司在福州地区进行诉讼维权的数十起关联案件之一，原审法院综合珍视明公司在本案中的实际支出和关联案件间的平衡因素，判定晋安药店向珍视明公司支付3千元的合理费用并无不当。此后，在珍视明的系列案件中，多数法官以此为鉴，判定3千元赔偿。商标专用权人积极维护自身权利，其实并无不当，亦合法合理，然而此番过于集中的维权，引起了法官的反感，并有“商标注册人将注册商标作为索赔工具”的怀疑，故而赔偿金额上大打折扣。“让法官对原告反感和不满”亦是入手点之一。四、结束语综上，律师在代理被告的案件中，应当秉承“让被告吸取教训的同时降低损失”的处理原则替被告争取不侵权抗辩、不赔偿抗辩，看似每个案件辩护的入手点所差无几，然而“一个商标是否构成近似，应当赔偿损失的金额有多大”，都是法官内心衡量点，每个法官内心思维不同、每个案件又有不同之处，作为律师，不应惯用办案思维，而应当针对每个案件的特点，适当地采用让对手出乎意料的入手点、创新方式，说服法官，争取案件的赢面。[1] 参见搜狐网, http://mt.sohu.com/20161102/n472105058.shtml，知识产权诉讼报告分析侵害商标权、著作权及专利权案.[2] 王小兵. 知识产权案件办案策略与技巧[M]. 北京：中国法制出版社出版，2016：177-178.[3]，王小兵. 知识产权案件办案策略与技巧[M].北京：中国法制出版社出版，2016：178.[4] 参见中国裁判文书网, http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=0852355f-43e9-4fd7-b13b-395c723b1bcd&KeyWord=（2013）闽民终字第1133号.[5] 参见中国裁判文书网, http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=067e841a-ae9a-4402-910f-63b38888eb50&KeyWord=（2014）闽民终字第233号
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