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董事会是公司的经营决策和业务执行机构，2003年4月19日牧羊公司董事会的全部五名董事徐有辉、徐斌、范天铭、李敏悦、许荣华达成了《上岛协议》。该协议主要围绕董事个人新设公司涉及与牧羊公司现有产品、工程业务的关系，及“牧羊”品牌的使用等事项。由于该协议的署名人为牧羊公司当时的全体董事会成员，故该协议的本质是牧羊公司的董事会决议，在未有其他股东或相关权利人申请认定其无效，其本身亦未违反法律规定的情况下，该协议有效，其效力及于所有董事。该协议第四条第八项约定：“如本协议项下董事设立的公司可以有偿使用‘牧羊’注册商标及在公司名称中使用‘牧羊’二字，也可以为牧羊公司的成员单位，但必须同时满足：①根据商标法的规定，并经牧羊公司董事会批准，由牧羊公司与新设公司签订商标许可使用合同，许可新设公司使用‘牧羊’商标。新设公司在使用商标过程中应注意事项及有关义务由《“牧羊”注册商标许可使用合同》中约定。” 虽然迈安德公司提供了其法定代表人徐斌与当时牧羊公司法定代表人徐有辉签订的《“牧羊”注册商标许可使用合同》，合同约定牧羊公司准许迈安德公司可使用的商标名称。但是徐有辉和徐斌作为牧羊公司董事，均应受《上岛协议》的约束。徐有辉作为董事长，无权未经董事会讨论，单方与同样作为董事会成员的徐斌签订商标许可使用合同，许可迈安德公司无偿使用牧羊公司商标，其行为是对公司最高执行机构董事会决议的违反，亦损害公司及其他股东的权益。而迈安德公司法定代表人徐斌同时兼任牧羊公司董事的身份，对于《上岛协议》所载明的，使用“牧羊”商标的条件是明知的。在迈安德公司不能提供证据证明商标许可使用合同已经牧羊公司董事会批准，且牧羊公司也拒绝追认的情况下，《“牧羊”注册商标许可使用合同》为无效合同。牧羊公司、迈安德公司均为粮食机械类经营企业，迈安德公司未经牧羊公司有效许可而在对外经营过程中以多种形式使用牧羊公司“”商标，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权，同时也构成不正当竞争。 综上，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条之规定，判决：一、迈安德公司于判决生效之日起立即停止使用与牧羊公司“”相同的标识；二、迈安德公司于判决生效之日起六个月内停止使用“牧羊集团”字样及“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”中的“牧羊”字号；三、迈安德公司应于判决生效之日起三十日内在《中国油脂》上就其侵权行为刊登声明以消除影响，声明的内容须经法院审核；四、迈安德公司于判决生效之日起十五日内赔偿牧羊公司20万元；五、驳回牧羊公司的其他诉讼请求。 牧羊公司和迈安德公司均不服一审判决，向江苏省高级人民法院（简称二审法院）提起上诉。牧羊公司的上诉请求为，撤销一审判决第四项，改判迈安德公司赔偿牧羊公司损失50万元。迈安德公司的上诉请求为，撤销一审判决，依法驳回牧羊公司的全部诉讼请求，并由牧羊公司负担一审、二审诉讼费用。 在二审审理中，迈安德公司对企业名称进行了变更，将原“江苏牧羊迈安德食品机械有限公司”更名为“江苏迈安德食品机械有限公司”。 二审法院另查明：1、江苏润扬线缆制造有限公司于2003年8月更名为迈安德公司后，迈安德公司利用牧羊公司下属中宏公司的场地进行生产，其办公场所亦设在牧羊公司内，2004年生产场所和办公场所均搬离原址。2、2001年扬州市邗江县粮食局（简称粮食局）与牧羊公司签订关于商标等无形资产使用协议，协议约定粮食局同意牧羊公司继续使用“牧羊”商标及“江苏牧羊集团有限公司”自身形成的其他无形资产，牧羊公司须依法保全和使用“江苏牧羊集团有限公司”、“牧羊”商标及其他无形资产，如需变更、转让必须征得粮食局同意等。2006年5月30日，粮食局与牧羊公司和扬州市邗江区发展和改革委员会签订协议，粮食局将“牧羊”商标及“江苏牧羊集团有限公司”自身形成的其他无形资产一次性作价转让给牧羊公司。3、迈安德公司在其宣传画册和公司网站上使用的厂房图片系牧羊公司厂房，在宣传画册上使用的“国家重点高新技术企业”、“全国专利工作先进单位”、“中国驰名商标(牧羊)”、“中国名牌”等荣誉称号均系牧羊公司所有。 二审法院认为：一、关于迈安德公司是否存在侵犯牧羊公司注册商标专用权及不正当竞争侵权行为的问题 l、迈安德公司对“”的使用行为，侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。牧羊公司制定企业视觉识别系统时，将其注册商标“”与“牧羊集团”文字及字母组合后作为集团标识使用，由于集团标识中的“”能够起到识别产品来源的作用，故迈安德公司在宣传画册、合同、信封及企业产品等处对“”标识的使用，是一种商标性使用行为。因此，对迈安德公司辩称其使用的是带“”的企业形象标识，而非对“”注册商标使用的意见，不予支持。牧羊公司作为“”商标的注册人，有权禁止他人未经许可、擅自在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标识。2004年2月签订的《上岛协议》，其目的包括规范牧羊公司董事在投资设立公司过程中的经营行为。其中在规范牧羊公司董事设立的公司使用牧羊公司相关知识产权时，《上岛协议》对注册商标的使用提出了高于其他知识产权使用的条件，不仅要求商标使用需要签订有偿许可使用合同，而且还要求商标许可使用合同需经牧羊公司董事会批准等条件。现迈安德公司提供的商标许可使用合同，虽然有时任牧羊公司法定代表人徐有辉的签名，但并没有证据表明徐有辉的签约行为已得到牧羊公司董事会的批准，由于牧羊商标许可使用合同约定的内容，违反了《上岛协议》有关董事设立公司使用牧羊商标时所需要的条件，因此，迈安德公司仅依据该商标许可使用合同，不能取得涉案商标的使用权。2004年5月4日，牧羊公司召开董事会。根据会议记录，在该次董事会会议中，迈安德公司与“隆的公司”同时被界定为牧羊公司的集团成员企业，并被许可优先使用相关资源。由于该次董事会未对相关资源内容进行明确，且相关资源的使用仍要求交公司董事会讨论，因此，该次董事会决议，不能证明是对《上岛协议》中关于商标许可使用条件进行变更，或对2004年2月8日商标许可使用合同的追认。由于迈安德公司在未能取得牧羊公司许可情况下，对羊头图形商标进行使用，其行为侵犯了牧羊公司的注册商标专用权。迈安德公司上诉称商标许可使用合同是与《上岛协议》同一天签订，应认定许可合同已经牧羊公司董事会讨论同意。对此，二审法院认为，两份协议虽然标注时间为同一天，但没有证据表明许可使用合同是与《上岛协议》同时签订，也没有证据证明牧羊公司的其他董事当时知晓该份许可使用合同的签订，且不表示反对，故对迈安德公司此项上诉意见不予支持。迈安德公司还辩称其使用牧羊品牌的同时也提升了牧羊品牌价值，因此商标许可使用合同并非无偿使用。因该意见与《上岛协议》对有偿使用约定的本意不符，故亦不予采信。 2、迈安德公司使用牧羊公司企业名称、牧羊公司质量标志、将牧羊公司的荣誉和厂房外景作为其公司场所进行宣传的行为不构成不正当竞争 |
