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实践中，对于专利法第三十三条的适用，争议主要集中在什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”。从该条款的立法目的出发，本院认为，“原说明书和权利要求书记载的范围”应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，是对发明创造的全部信息的固定。这既是先申请制度的基石，也是专利申请进入后续阶段的客观基础。“原说明书和权利要求书记载的范围”具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。 就本案而言，本专利是以原申请为基础提出的分案申请所获得的授权，株式会社岛野在进行分案申请时对原申请文本进行了修改，具体涉及到以下修改内容： （一）从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改 本案中，从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改体现为对第一连接结构8a和第二连接结构8b的修改。本专利权利要求1对8b的记载为“形状为一大致圆形孔”，权利要求3中对8a的记载为“形式是一大致圆形孔”。在原申请的权利要求2中记载第一连接结构8a和第二连接结构8b为“基本上圆的螺栓孔”，在原申请说明书中记载8a和8b为“基本上圆的螺栓孔的形状”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”。由此可见，在原申请文本中，8a和8b实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔；二是供螺栓穿过。株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征，在本专利授权文本的其他部分也未显示出8a和8b仅能供螺栓穿过的技术信息。实际上，在机械领域，对于圆形孔而言，其也可以供销钉等其它连接部件穿过。对本领域普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求1、3的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张原说明书附图显示8a、8b为大致圆形孔，说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即8a、8b并不仅限于螺栓孔。对此，本院认为，附图的作用是使人能够直观形象地理解发明的技术方案，原说明书附图显示8a、8b是圆形的，应理解为对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的简要形状显示。原说明书中记载“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”，“其他任何形式的结构”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔，更不能证明“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。 本专利权利要求6引用权利要求1，其附加技术特征为：“所述大致圆形孔8b设置成使一连接螺栓16穿过所述圆形孔而放置。”权利要求1未对8a作出修改，只是将8b修改为“大致圆形孔”，而权利要求6通过附加技术特征明确将8b限定为使连接螺栓穿过的圆形孔。也就是说，权利要求6通过附加技术特征的限定，又将8b从权利要求1的“圆形孔”实质上修改回到了原申请文本的“圆的螺栓孔”。权利要求6的这种修改没有导致本领域普通技术人员就8b看到的技术信息与原申请文本公开的技术信息有所不同，因此，权利要求6的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。一、二审判决和第15307号决定认定本专利权利要求6的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。 （二）从“模压”到“压制”的修改 本案中，从“模压”到“压制”的修改体现为对定位结构8c的修改。本专利权利要求2记载8c“是通过压制形成”。在本专利说明书中也记载8c“可以通过例如对支架8的背面进行压制使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”在原说明书中记载8c“可以通过例如对支架8的背面进行模压使形成支架8的板的一部分凸起而制成。”株式会社岛野将原说明书中的“模压”修改为本专利权利要求2中的“压制”。在机械领域，模压是指在压力加工过程中，使用模具或者模具类似物进行加工；而压制是指用压的方法进行制造，其并不必然涉及模具的使用，还包括锻压、冲压等技术手段。对本领域普通技术人员而言，压制属于模压的上位概念，两者具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求2的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张反证2和反证3均可证明“模压”和“压制”具有相同的技术含义。对此，本院认为，反证2的印刷日晚于本专利的优先权日，反证3的印刷日不能确定，反证2、3均不能作为本专利的现有技术达到用以证明公知常识的目的。另外，反证2、3均为工具书，其对“压塑成型”和“mould”的词语释义并不能证明本领域普通技术人员认为“压制”和“模压”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。 至于株式会社岛野在庭审中主张本专利的发明点是通过提供支架8而调整后换挡器100的安装位置，导致本专利被宣告无效的两处修改均与发明点无关，第15307号决定无视本领域的技术现状和本专利的实际贡献，违背了专利法第三十三条的立法本意。对此，本院认为，专利制度是对技术方案的评价和肯定，一项技术方案能够被授予独占性的专利权，是因为其对现有技术做出了实质性的贡献。被授予的专利权的范围与该技术方案对现有技术的贡献大小相当，这是专利制度的合理性基础。一般而言，一项技术方案包含多个技术特征，其中体现发明创造对现有技术做出贡献的技术特征通常被称为“发明点”，“发明点”使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因。在专利授权和确权程序中，确实存在因为“发明点”以外的技术特征的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而使得确有创造性的发明创造不能取得专利权的情形。专利法第三十三条对专利申请文件的修改没有区分“发明点”和“非发明点”而采取不同的标准，但是该条款的立法本意之一是尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。如果仅仅因为专利申请文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献，最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。因此，在现行法律框架和制度体系下，在维护专利法第三十三条标准的前提下，相关部门应当积极寻求相应的解决和救济渠道，在防止专利申请人获得不正当的先申请利益的同时，积极挽救具有技术创新价值的发明创造。譬如，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许专利申请人和专利权人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态等程序性途径予以解决，避免确有创造性的发明创造因为“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而丧失其本应获得的与其对现有技术的贡献相适应的专利权，以推动科技进步和创新，最大限度地提升科技支撑引领经济社会发展的能力。 |
