|
同时，根据专利法和实施细则对专利文本修改的相关规定，专利申请人可能因专利复审委员会审查范围的不当扩大，导致其丧失通过修改专利文本克服申请文本中缺陷的机会，从而直接损害专利申请人的合法权利。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。前述规定即是对专利复审委员会在复审程序中引入依职权审查原则的具体限定。 《审查指南》是专利复审委员会在复审程序中应当遵循的部门规章。因此在复审程序中，专利复审委员会一般应当针对驳回决定的理由及证据进行审查，对驳回决定不符合专利法和实施细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，则应当撤销原驳回决定，但当存在前述《审查指南》所规定的两种情形时，专利复审委员会可以在告知专利申请人并给予其陈述意见机会的前提下,超出驳回决定所依据的理由和证据而作出维持驳回决定的审查决定。 二、在复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何界定 《审查指南》中未明确规定“明显实质性缺陷的审查”的适用范围，但是由于其作为专利复审委员会在复审程序中可以进行依职权原则超出驳回决定所依据的理由和证据范围进行审查的例外情形，故有必要对“明显实质性缺陷的审查”进行相应界定。由于复审程序系基于专利申请人对驳回决定不服而启动，同时在发明专利申请过程中，国务院专利行政部门对发明专利申请将进行初步审查和实质审查，而在前述二个审查阶段均可能出现由于发明专利申请不符合相关法律、法规规定而予以驳回的情形，专利申请人亦可以因不服驳回决定而申请复审，因此“明显实质性缺陷的审查”具体的适用范围必然会因驳回决定审查范围的不同而产生差异。 在发明专利申请中设定初步审查，主要是因为发明专利申请在进行实质审查过程中周期相对较长，如果在实质审查结束后再行公布发明专利申请的内容，可能会造成对同一领域、同一技术问题的重复研究、投资与申请的机率增大，不利于经济整体的发展，也不能有效发挥专利制度的作用，因此需要在授予发明专利之前公布发明专利申请内容。由此，发明专利申请初步审查主要是对其申请文件形式是否符合《专利法》及《专利法实施细则》、所提交的其他与发明专利申请有关的其他文件形式、是否履行相关缴费义务等进行审查，原则上并不涉及实质问题的审查。另一方面，发明专利申请的实质性审查是在初步审查的基础上，对发明专利申请文件进行更为深入和全面的审查，特别是就申请保护的发明进行现有技术检索，并审查要求保护的发明是否具备新颖性、创造性和实用性等，最终决定是否授予专利权，当然在此审查过程中对初步审查的内容也必然会予以涉及。正是基于初步审查与实质审查本身的审查范围、方式、内容的差异，其所对应的复审程序也必然存在区别，由此基于上述不同所涉及的“明显实质性缺陷的审查”范围也必然存在差异。 发明专利申请实质审查中应当予以驳回的情形由《专利法实施细则》第五十三条进行了规定，但是专利复审委员会在复审程序中不能简单以上述规定为依据而随意对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定；而应当依据个案的具体情况，以避免审级损失、遵循当事人请求为其基本原则，以依职权审查为例外，对“明显实质性缺陷的审查”适用进行严格限定，从而保障专利申请人的合法权益，确保复审程序的基本属性。 同时，在最高人民法院作出的（2014）知行字第2号行政裁定书中，明确指出“对本技术领域的技术人员来说，发明创造的创造性是指其相对于现有技术是非显而易见的，是否具备创造性是授予发明创造专利权的必要条件。评价创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，而且还要考虑发明创造所属的技术领域以及所解决的技术问题和所产生的技术效果，因此，不宜将《专利审查指南》列明的‘明显实质性缺陷’扩大解释到创造性。”[ii] 三、上述案例是否属于专利复审委员会可以依职权审查的范围 基于前述对专利复审委员会在专利授权案件中审查范围的分析及“明显实质性缺陷”的界定，由于上述案例中驳回决定系针对本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，德固赛公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在被诉决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴，亦不属于其可以依职权进行审查的范围，故一、二审法院撤销被诉驳回决定的做法是正确的。 【小结】： 专利复审委员会在专利授权过程中的复审程序其性质一直以来存在较大争议，基于对该程序属性的不同认知，从而对审查范围的界定有着不同的判断，特别是对其中何谓“明显实质性缺陷”的判定在不同的历史阶段司法的理解也有一定的差异。然而，一方面为了确保专利申请人的合法权益不受侵害，另一方面为了确保行政机关审查的效率和专利授权的质量，在利益的权衡下我们必然要做出抉择与取舍。本文以作者亲自承办的案例为视角，对前述情况进行了分析与思考，但是在实践中如何细化专利授权的复审程序的操作规程，仍然存在较多的争议，希望借本文为该问题的解决提供有益借鉴。 注释 [i]参见北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2876号行政判决和北京市高院（2012）高行终字第1486号行政判决。 [ii] 参加最高法院（2014）知行字第2号行政裁定书。 |
