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中华人民共和国北京市第一中级人民法院 行政判决书 （2007）一中行初字第803号 原告骆旭平，男， 1969年1月10日出生，汉族，无业，住(略)。 委托代理人尉伟敏，杭州杭诚专利事务所有限公司专利代理人。 被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。 法定代表人廖涛，副主任。 委托代理人邢文飞，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人张鹏，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 第三人株式会社多美，住所地日本国东京都葛饰区立石七丁目9番10号。 法定代表人富山幹太郎，董事长。 委托代理人吴玉和，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。 委托代理人孙秀武，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。 原告骆旭平不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第9328号无效宣告请求审查决定（以下简称第9328号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2007年6月5日受理本案后，依法组成合议庭，并依法通知株式会社多美作为第三人参加诉讼，于2007年9月6日公开开庭进行了审理。原告骆旭平的委托代理人尉伟敏，被告专利复审委员会的委托代理人邢文飞、张鹏，第三人株式会社多美的委托代理人吴玉和、孙秀武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 第9328号决定系专利复审委员会于2006年12月25日就骆旭平针对株式会社多美享有的98802474.8号、名称为“幼儿用画彩色图画的玩具”发明专利（以下简称本专利）所提出的无效宣告请求作出的。专利复审委员会在该决定中认定： 关于本专利是否符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第二十条第一款规定。骆旭平虽提出本专利权利要求中的特征“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”不清楚，但我委认为这一限定是清楚的。审查指南第二部分第二章节第3.2.2节有关“权利要求书的保护范围应当清楚”的规定是：在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。本专利说明书第5页最后一段对“奇怪的形状”进行了具体定义，因此权利要求1清楚地表明了其所要保护的范围，符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。骆旭平虽提出本专利权利要求2的附加技术特征“其中所述区域具有很多彼此不同的形状”不清楚，但我委认为该权利要求特征也是清楚的。清楚限定了所述的区域具有不同的形状，清楚地表明了其所要求保护的范围。符合上述法律规定。关于本专利是否符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十六条第四款规定。根据这一规定，每一权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书公开的内容中直接地得到或概括得出的技术方案。“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征在说明书第5页最后一段有明确的记载，且已对“奇怪的形状”加以定义，因此该特征得到了说明书的支持。“其中所述区域具有很多彼此不同的形状”这一技术特征在说明书第7页第4段有明确的记载，即“构成区域4各区的小室数目被适宜地定在约1-200范围内，区域4被优化制成彼此不同的形状”，从上述描述可以看出，说明书中明确记载了权利要求2的附加技术特征。本专利权利要求6中记载的关于“安排的位置使得每一所述区域从所述一个基板表面接收到相等的磁力”的技术特征在说明书第5页第2段“在每一个区域中形成的小室16，被优化安置在观察侧面板12a前表面得到相等的磁力作用的位置”中得以说明。因此，本专利符合该项法律规定。 关于本专利是否符合专利法第二十二条第二款的规定。附件8公开了一种多色磁性书写板，其中具体公开了与本专利权利要求相关的技术特征如下：由书写笔、显示板、显示板固定框架和消迹装置构成的磁性书写板，书写显迹物和背景掩蔽物均为彩色的；显示板可以是一块整板，也可以是由事先制得的显示条、显示片、显示块或显示小板拼装而成的组合板，整块显示板可以是单一的，也可以隔离成任意分割的两个或两个以上的区域；在不同的区域中可以装置颜色相同或不相同的彩色书写显迹物，同时装置的彩色书写显迹物和彩色背景掩蔽物的颜色不得相同，最好有明显色差；其中书写显迹物的颜色可以是一种颜色、也可以是两种或两种以上不同的颜色。把经微胶囊化制成彩色磁性双层胶粒装填在板槽中，如果把板槽分割成相互隔离的两个或两个以上的区域，在不同的区域中分别罐装不同颜色的色彩胶液或彩色磁性双层胶粒；采用微胶囊化工艺制备出和胶粒度10－7-10－5cm相近的粒度为10－5-10－3cm的彩色磁性胶粒；彩色胶液由溶剂、彩色磁性胶粒、颜料、高分子稳定剂和分散剂构成，有色胶体中包括增稠剂。经将本专利与附件8对比可见，附件8的各个实施例均至少没有公开“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征，因此权利要求1相对于附件8具有新颖性，符合该项法律规定，在权利要求1具有新颖性的情况下，引用权利要求1的从属权利要求2至9也具有新颖性，符合该项法律规定。 关于本专利是否符合专利法第二十二条第三款的规定。如前附件8技术特征的公开情况，没有公开“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征，而附件3公开了一种磁致移动式显示板，其中磁性颗粒包括用氢还原制备的多孔黑氧化颗粒。因此也没有公开上述技术特征，同时也没有给出将这一区别技术特征应用到附件8中解决“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”技术问题的启示，而本专利采用奇怪的形状的粒子，这样磁性粒子对磁性装置如磁性笔等的响应被加强，且彩色涂料染色性更好，因此权利要求1所要保护的技术方案能够产生有益的技术效果，具有突出的实质性特点和显著的进步，符合该项法律规定。附件1公开了一种多色磁性书写板；附件5公开了一种水墨磁画板的结构；附件7公开了一种磁性显示系统，但上述证据均未公开“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征，也不存在这一技术启示，由于本专利的从属权利均包含了权利要求1技术特征所具有的有益技术效果，权利要求2至4相对于附件8与3的结合；权利要求5相对于附件7；权利要求6至7相对于附件8、3与1的结合；权利要求8至9相对于附件8、3与5的结合，均具有突出的实质性特点和显著的进步，同样符合该项法律规定。综上，决定：维持98802474.8号发明专利有效。 原告骆旭平不服该决定，向本院起诉称：一、被告“关于‘奇怪的形状’的限定是清楚的”认定与事实不符。说明书第5页最后一段仅仅是说“奇怪的形状是指粒子的形状未被制成统一的例如球形或者为长方形等特定形状，而各个粒子有不同的形状”，“清楚”不单是形式上的清楚，不应使公众无所适从。二、不同意被告关于本专利是否符合专利法第二十二条第二、三款的评判。本专利对“奇怪的形状”的解释属于普通技术人员所熟知的一种解释，而且这是常识，“奇怪的形状”是磁粉普遍所具有的特征。被告以“奇怪的形状”这一区别技术特征宣告本专利具有新颖性和创造性，并作为唯一的理由与事实不符，本专利全部技术特征均已被现有技术公开。据此，请求撤销被告作出的第9328号决定，判令本专利权全部无效。 被告专利复审委员会辩称：一、关于“奇怪的形状”，审查指南第二部分第二章节第3.2.2节有关“权利要求书的保护范围应当清楚”的规定是：在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。而本专利中的“奇怪的形状”不是本领域通常具有的含义，专利权人在说明书第5页最后一段对“奇怪的形状”进行了具体定义，即“奇怪的形状是指粒子的形状未被制成统一的球形或者略为长方形等特定形状，而是各个粒子有不同的形状”的技术特征。从而清楚地限定了本专利权利要求1中所要保护的粒子的形状结构。因此该权利要求1是清楚的。二、关于新颖性和创造性，原告在口审时明确表示，其无效理由及具体评述方式为，权利要求1－9相对于附件8不符合专利法第二十二条第二款之规定；权利要求1－9不符合专利法第二十二条第三款之规定；具体评述方式为：权利要求1－4相对于附件8和3的结合、权利要求5相对于附件8和7的结合或者附件8、3和7的结合、权利要求6－7相对于附件8、3和1的结合、权利要求8－9相对于附件8、3和5的结合不具备创造性。其中附件8为最接近的对比文件。原告诉称“奇怪的形状”是常识，是长期以来磁粉的普遍形状，该主张未在口审时提出，也无证据证明。原告提供的附件1、3、5、7、8中没有公开“奇怪的形状”这一特征，也没有公开类似于“粒子的形状未被制成统一的球形或者略为长方形等特定形状，而是各个粒子有不同的形状”的技术特征。综上我委所作决定认定事实清楚、适用法律准确、程序合法，请求驳回原告的诉讼请求，维持第9328号决定。 第三人株式会社多美未提交书面陈述意见，其于庭审中表示同意第9328号决定，认为专利复审委员会的决定正确。 经审理查明： 1998年9月10日，株式会社多美申请了名称为“幼儿用画彩色图画的玩具”发明专利（专利号为98802474.8，即本专利），授权公告日为2003年6月25日。本专利权利要求书载明：“1、一种用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，该玩具的结构是，在两个基板之间形成含有多个小室的多小室结构，并将这多个小室划分成预定的多个区域，在分划的每个区域内，以相邻的上述区域成为不同颜色地封入着色成同一颜色的磁性粒子、分散介质、构成背景部分的着色剂，及需要时加入的增稠剂构成分散流体，并用磁性装置对一个基板的表面在不同的区域接触时，每一个区域不同颜色的磁性粒子都被吸引到所述基板的一侧，使所接触的轨迹显示多种颜色；每粒磁性粒子的表面都形成有一层有色薄膜。2、权利要求1中记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述区域具有很多彼此不同的形状。3、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述的磁性粒子是由不锈钢制成。4、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的。5、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述的多小室结构，是蜂窝状结构。6、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述的多小室结构，是由含有许多微胶囊作为所述小室构成的。7、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，其中所述区域，安排的位置使得每一所述区域从所述一个基板表面接受到相等的磁力。8、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，该玩具进一步包含安置在另一基板的背后、并可自由移动地构成的磁性器件，和一用作所述磁性装置的、并在前端具有磁性片的磁性件。9、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，在沿所述磁性粒子的一条主轴量度得出的每粒所述磁性粒子的颗粒大小部分布在30至100μm范围之间。10、权利要求1或2记载的用于画彩色图案的幼儿玩具，其特征在于，所述磁性粒子的平均颗粒大小是70至75μm。” 本案卷中本专利说明书第7页载明：磁性粒子18被制成如图2所示（见本判决附图）的奇怪的形状，此处用到的术语“奇怪的形状”是指粒子的形状未被制成统一的例如球形或者略为长方形等特定的形状，而是各个粒子有不同的形状，并且，这些磁性粒子被优化制成有复杂的不规则的凹凸表面。本案卷中本专利说明书第5页载明：“当磁性粒子有许多奇怪的形状时，磁性粒子对磁性装置例如磁性笔等的响应被加强，并且彩色涂料的染色特性好。此外，这样做可以减弱涂料的剥离，涂料不随时间退化，从而保证产品质量”。 2006年4月29日，原告向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符合专利法第二十二条第二、三款及第二十六条第四款之规定，为此提交的如下证据中：附件1为1992年7月8日公告的申请号为91219445.6，名称为“多色磁性书写板”的中国实用新型专利申请说明书、附件3为1992年2月5日公告的专利号为90104814.3，名称为“磁致移动式显示板”的中国发明专利说明书、附件5为1992年10月14日公告的申请号为91224360.0，名称为“一种水墨磁画板的结构”的中国实用新型专利申请说明书、附件7为1991年10月15日公告的公告号为US5057363，名称为“一种磁性显示系统”的美国专利公开文本及节选翻译件、附件8为1991年5月15日公告的申请号为89108276.X，名称为“多色彩磁性书写板”的中国发明专利申请公开说明书。 其中附件8公开了一种由书写笔、显示板、显示板固定框架和消迹装置构成的磁性书写板，但没有类似本专利权利要求1中关于“磁性粒子是具有奇怪的形状的”内容记载。附件1、3、5、7也没有记载该内容。附件1公开了一种多色磁性书写板；附件3公开了一种磁致移动式显示板，其中磁性颗粒包括用氢还原制备的多孔黑氧化铁颗粒；附件5公开了一种水墨磁化板的结构；附件7公开了一种磁性显示系统。对上述事实原告表述予以认可。 2006年9月5日，第三人修改了本专利权利要求书，将原权利要求4“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”归入权利要求1的结尾处。使从属权利要求从原有的2至10项变成2至9项。 2006年10月26日，原告在专利复审委员会的口审中表示：权利要求1－9相对于附件8不符合专利法第二十二条第二款之规定；权利要求1－9不符合专利法第二十二条第三款之规定；具体评述方式为：权利要求1－4相对于附件8和3的结合、权利要求5相对于附件8和7的结合或者附件8、3和7的结合、权利要求6－7相对于附件8、3和1的结合、权利要求8－9相对于附件8、3和5的结合不具备创造性。其中附件8为最接近的对比文件。 原告为证明其在无效请求审查期间已明确主张将“奇怪的形状是磁粉普遍存在的特征”属于公知常识作为无效本专利的理由之一，提交了其向专利复审委员会提交的《专利无效宣告请求审查书》，在该请求书第5页有关本专利新颖性意见陈述中载明：“本专利所述的磁性粒子是奇怪形状，‘奇怪’本身就是不可预料的意思，用此作为权利要求保护十分不清楚，没有实质的含义，不符合专利法权利要求要清楚明确的规定。况且磁性粒子制作过程中我们没有必要将磁性粒子制作成统一的形状，所谓的磁性粒子是极小的粒状，粒子在成型的时候由于其粒度较小根本没有控制其形状的必要，不同的形状是自然的特性，这种不同形状在此没有意义。所述的‘奇怪’在此没有实质含义”。为证明上述公知常识事实成立，原告以其所提交的附件8为据，该证据第12、13页载明，可供选择的软磁性材料是：铸铁……软磁性玻璃和软磁性高分子材料以及上述各种软磁性材料的多孔材料。考虑到材料在使用环境中的耐蚀性及材料价格，本发明优先采用不锈钢、各种渗镀处理钢铁、镍及镍合金、软磁陶瓷、软磁性玻璃和软磁性高分子材料、尤其是这些材料的多孔材料。 专利复审委员会表示，原告《专利权无效宣告请求书》上的这些内容不能证明原告已明确将上述内容作为无效本专利的依据之一供我委进行审查，看不出其主张了“奇怪的形状是磁粉普遍存在的特征属于公知常识”，更没有看到原告在此的证据。原告现主张以附件8为证，然而该证据只提到“多孔材料”，并不符合本专利中有关磁性粒子的三个特征要求，即：其一，不是例如球形或略为长方形等特定形状；其二，各个粒子有不同的形状；其三，这些磁性粒子被制成有不规则的凹凸表面。原告的附件8仅提到粒子是“多孔的材料”，没有达到上述三个特征要求。第三人表示，原告《专利权无效宣告请求书》中提出“所述的‘奇怪’在此没有实质含义”，而我方已在本专利说明书中对“奇怪”一词的含义作出了明确特定的说明。 上述事实有第9328号决定、本专利说明书、91219445.6号实用新型专利申请说明书、90104814.3号发明专利说明书、91224360.0号实用新型专利申请说明书、US5057363号美国专利公开文本及节选翻译件、89108276.X号发明专利申请公开说明书、口审记录表、《专利权无效宣告请求书》，以及当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为： 鉴于第三人在无效审查期间对本专利权利要求书作出了修改，专利复审委员会是在修改后的权利要求书基础上实施审查，且原告对此没有异议，本院对该事实予以确认。本专利的评述依据以修改后的文本为准。 一、关于本专利权利要求1中所述“磁性粒子是具有奇怪的形状的”，是否符合专利法实施细则第二十条第一款，达到清楚、简要地表述了请求保护的范围。对此，审查指南第二部分第二章节第3.2.2节的具体审查规则指出：“在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的”。从本专利说明书可见，本专利权人为了进一步说明权利要求1中的“奇怪的形状”一词的含义，在说明书中强调指出：“此处用到的术语‘奇怪的形状’是指粒子的形状未被制成统一的例如球形或者略为长方形等特定的形状，而是各个粒子有不同的形状，并且，这些磁性粒子被优化成有复杂的不规则的凹凸表面”。这就使得“奇怪的形状”一词得到了清楚的说明，使得本专利权利要求1中关于“磁性粒子是具有奇怪的形状的”的内容清楚无疑。同时，本专利权利要求1也符合专利法的二十六条第四款的规定，权利要求1得到说明书的支持。原告主张专利复审委员会在此方面的审查与事实不相符，本院不予支持。 二、关于本专利的新颖性。根据原告的无效请求理由，原告主张本专利与其所提供的附件8相比较不具备新颖性，经将二者比较可见，附件8至少没有公开本专利权利要求1中的“磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征，据此，专利复审委员会认定本专利具备新颖性，符合专利法第二十二条第二款之规定，所作认定合法有据，本院予以确认。 三、关于本专利的创造性。根据上述有关新颖性的评述对比所得到的区别技术特征可见，附件8 没有关于“磁性粒子是具有奇怪的形状”的内容记载或提示。附件3公开了一种磁致移动式显示板，其中磁性颗粒包括用氢还原制备的多孔黑氧化铁颗粒，但没有公开本专利上述技术特征，同时也没有给出将这一区别技术特征用于附件8中以解决“磁性粒子是具有奇怪的形状”技术问题的启示，而本专利采用“奇怪的形状的粒子”，导致磁性粒子对磁性装置例如磁性笔等的响应被加强，并且彩色涂料的染色特性好，且可以减弱涂料的剥离，涂料不随时间退化，从而保证产品质量，因此权利要求1所要保护的技术方案能够产生有益的技术效果，具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第二十二条第三款之规定。附件1公开了一种多色磁性书写板；附件5公开了一种水墨磁化板的结构；附件7公开了一种磁性显示系统，但上述证据均未公开“其中所述的磁性粒子是具有奇怪的形状的”这一技术特征，也不存在这一技术启示，由于本专利的从属权利要求均包含了权利要求1技术特征所具有的有益技术效果，权利要求2至4相对于附件8与3的结合；权利要求5相对于附件7；权利要求6至7相对于附件8、3与1的结合；权利要求8至9相对于附件8、3与5的结合，均具有突出的实质性特点和显著的进步，同样符合专利法第二十二条第三款之规定。 根据原告提交的《专利权无效宣告请求书》，原告虽然在其对本专利新颖性的意见陈述部分提到“粒子在成型的时候由于其粒度较小根本没有控制其形状的必要，不同的形状是自然的特性”的内容，但综合该段文字的完整意见可见，这些内容意在说明本专利“不符合专利法权利要求要清楚明确的规定”，原告并未将此作为无效本专利的“公知常识”事实来主张，尤其是在这种“公知常识”事实有可能存在来自对方反对的情况下，作为主张者，原告应当而且也容易在无效审查期间一并提供证据予以佐证，原告直到本诉讼才提出以附件8作为证据，已超出专利复审委员会无效请求审查范围，根据请求与审查相一致原则，本院不予采纳。 综上所述，专利复审委员会作出的第9328号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下： 维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第9328号无效宣告请求审查决定。 案件受理费一百元，由原告骆旭平负担（已交纳）。 如不服本判决，原告骆旭平、被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会于本判决书送达之日起十五日内，第三人株式会社多美于本判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交上诉状副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。 审 判 长 任 进 代理审判员 邢 军 人民陪审员 于立彪 二ＯＯ七 年 九 月 二十 日 书 记 员 朱 平 |
