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深圳市东贸实业发展有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标行政纠纷一案 中华人民共和国 北京市第一中级人民法院 行政判决书 （2008）一中行初字第519号 原告深圳市东贸实业发展有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区清水河四路1号201。 法定代表人戴平东，总经理。 委托代理人黄卫家，深圳市精英商标事务所所长。 委托代理人甘毅，深圳市精英商标事务所法律部部长。 被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。 法定代表人许瑞表，主任。 委托代理人王训陶，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。 第三人良记物产有限公司，住所地泰王国曼谷三攀他越县犹他路93号。 委托代理人杨一平，北京市华联律师事务所深圳分所律师。 委托代理人蒙媛，女，1971年1月7日出生，北京东方天健知识产权代理有限公司总经理，住(略)。 原告深圳市东贸实业发展有限公司（简称东贸公司）不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2008年3月12日做出的商评字〔2008〕第1370号《关于第1718748号“金泰轮JINTAILUN及图”商标争议裁定书》（简称第1370号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2008年4月8日受理后，依法组成合议庭，并通知良记物产有限公司（简称良记公司）作为本案第三人参加诉讼，于2009年2月25日对本案公开开庭进行了审理。原告东贸公司的委托代理人甘毅，被告商标评审委员会的委托代理人王训陶，第三人良记公司的委托代理人蒙媛、杨一平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 第1370号裁定系商标评审委员会针对良记公司就东贸公司申请注册的第1718748号“金泰轮JINTAILUN及图”商标（简称争议商标）所提出的撤销注册申请而做出的。商标评审委员会在裁定中认定，本案焦点问题有三：1、争议商标是否违反《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十三条的规定；2、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条的规定；3、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十一条的有关规定。 关于焦点问题一，由于良记公司未提供证据证明在争议商标获得注册前，其“金轮”、“GOLDEN WHEEL”及图形商标已经成为驰名商标，因此，良记公司该项理由不能成立。 关于焦点问题二，由良记公司提供的证据1可知，在进出口经营权放开之前，良记公司曾经通过中国粮油食品进出口（集团）有限公司向中国进口“GOLDEN WHEEL”香米，东贸公司为收货人之一。但证据1的证据形成时间在争议商标申请注册日之后。因此，不能证明争议商标的注册违反了《商标法》第十五条的有关规定。 关于焦点问题三，由于良记公司提供的米包装袋外观设计专利的授权日期为1998年6月27日，早于争议商标申请注册的日期，也早于东贸公司米包装袋外观设计专利的授权时间，并且目前良记公司该项外观设计专利权尚在有效期之内，故良记公司该项外观设计专利权为其现有的在先权利。良记公司前述获得外观设计专利的包装袋显著部分的轮图形与争议商标图形近似，良记公司带有图形的外观设计专利用于米商品，争议商标也指定使用于米等商品，属于类似商品。因此，争议商标的注册损害了申请人现有的在先权利，违反了《商标法》第三十一条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的有关规定。良记公司提出的该项撤销理由成立。 综上，良记公司撤销理由成立。商标评审委员会依据《商标法》第三十一条、第四十一条第二款和第四十三条的规定，裁定对争议商标予以撤销。 原告东贸公司不服第1370号裁定，于法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：一、第三人在先的外观设计专利权由于申请行为违反诚实信用原则，属于以合法形式掩盖非法目的的民事行为，且该专利在申请日前已经公开，属于现有设计，不具备新颖性，故该专利不具有专利性，应自始无效，被告不应认定第三人享有在先的外观设计专利权。二、第三人的外观设计专利权在第1370号裁定作出时已过保护期，因此，该外观设计专利权不属于《商标法》第三十一条所规定的现有的在先权利。三、适用相同近似商标的比对方法，争议商标与第三人米包装袋外观设计所显示的轮图形不相同不近似。四、原告对争议商标享有在先的著作权，原告注册争议商标是将独创作品在商标法律领域进行延伸保护的体现，因此争议商标的注册具有合法性。综上，被告作出的第1370号裁定认定事实及适用法律错误，请求法院依法予以撤销。 被告商标评审委员会坚持其在第1370号裁定中的意见，并认为，依据《商标法》第三十一条予以撤销的商标为自始无效，因此，只要争议商标在申请注册时与第三人的在先权利相冲突就自始不具备商标的可注册性，而案件审理结束时的状态并非判断商标是否具有可注册性的考虑因素。本案中第三人获得外观设计专利的时间为1998年6月27日，原告争议商标申请注册的日期为2001年1月20日，因此该外观设计专利构成争议商标的在先权利。至于第1370号裁定作出时第三人的在先权利是否已到保护期，并不影响对争议商标是否符合第三十一条规定的判断。综上，被告认为第1370号裁定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院予以维持。 第三人良记公司述称：一、第三人在先的外观设计专利为合法有效的在先权利，被告据此撤销争议商标的注册并无不当。二、原告认为其对争议商标享有在先著作权的主张不能成立，原告在本案中引证的版权登记作品创作完成的时间显然晚于第三人版权作品创作完成的时间。三、第三人的“金轮图形”商标经过在中国的多年使用已为相关公众所熟知，已构成未注册的驰名商标。综上，第1370号裁定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院予以维持。 本院经审理查明： 第1718748号图形商标（即争议商标 见附图1）由原告东贸公司于2001年1月20日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局提出注册申请，于2002年2月21日被核准注册，其指定使用的商品为第30类大米；面粉；面条；生糯粉；玉米（磨过的）；麦片；玉米片；谷类制品；西米；汤元粉。 附图1 争议商标（第1718748号商标） 2002年8月14日，良记公司对争议商标提出撤销注册申请。其主要理由为：1、良记公司“金轮UTHAI及图”牌香米在中国具有很高知名度，属于驰名商标，争议商标的注册违反了《商标法》第十三条的规定。2、良记公司曾与具有进出口权的中国粮油食品进出口（集团）有限公司（简称中粮集团）确立代理关系，进口良记公司的米等商品，中粮集团将良记公司的“金轮UTHAI及图”牌香米批发给东贸公司，因此东贸公司是良记的二级销售代理商，知晓良记公司的商标。东贸公司作为良记公司的代理商抄袭模仿良记公司商标注册争议商标，其行为违反了《商标法》第十五条的规定。3、争议商标的注册损害了良记公司享有的在先的外观设计专利权，违反了《商标法》第三十一条的规定。综上，争议商标应予撤销。 良记公司主张的在先的外观设计专利是申请号为97310519.4、名称为“包装袋”的外观设计专利。该专利的申请日为1997年7月16日， 授权公告日为1998年8月19日，公告号为CN3082843（见附图2）。 附图2 97310519.4号外观设计专利 诉讼过程中，东贸公司提交了著作权登记证书，用以证明其对争议商标享有在先的著作权。该著作权登记证书的发证日期为2008年6月3日，登记证后附有争议商标的图样。该证书中表明“申请者戴平东（中国）提交的文件符合规定要求，对由其于1991年2月10日创作完成的美术作品《金泰轮‘米图’标识》，申请者以作者身份依法享有著作权。” 上述事实有争议商标的商标公告、第1370号裁定、涉案专利的授权公告文本、著作权登记证明及庭审笔录在案佐证。 本院认为，结合各方当事人的诉辩主张，本案涉及以下焦点： 一、第三人享有的外观设计专利权是否属于《商标法》第三十一条中所规定的“现有的在先权利”。 本案中原告主张第三人所享有的外观设计专利权在第1370号裁定作出时已过有效期，故不属于《商标法》第三十一条中所规定的“现有的在先权利”。 对此，本院认为，《商标法》第三十一条中有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”规定的立法目的在于避免权利冲突的出现，具体而言，即在同一时间段内避免在在先权利的保护范围内并存一个合法有效的注册商标专用权，从而避免造成在先权利行使上的障碍。但鉴于在权利有效期过后，权利人在未过诉讼时效的情况下，对于他人在有效期内实施的侵权行为仍然可以行使权利。据此，即便相关的在先权利在认定争议商标是否具有可注册性的裁定或判决作出时已过有效期，亦不能仅以此为由而维持争议商标的注册。否则同样会使得在在先权利的有效期内同时并存一个合法有效的商标专用权，影响在先权利人对其权利的行使。据此，本院认为，在商标争议纠纷案件中，应以注册商标专用权的产生日（即争议商标的注册日）而非争议裁定或判决的作出日为准判断在先权利的有效性。 本案中，鉴于争议商标的注册商标专用权期限为2002年2月21日至2012年2月20日，在先外观设计专利权的有效期为1997年7月16日至2007年7月15日，上述两个期间具有一个交叉的时间段，根据上述立法目的可知，在第三人在该交叉期间已在先享有一个外观设计专利权的情况下，应避免在该期间内同时存在一个注册商标专用权。据此，在第三人的外观设计专利权在争议商标注册日时已存在的情况下，即便该外观设计专利权在第1370号裁定作出时已过有效期，亦不能以此为由维持争议商标的注册，否则同样可能导致在上述交叉时间段内会同时存在两个可能产生冲突的合法有效的权利，从而影响第三人行使其外观设计专利权。这种情形显然不符合《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的立法目的。 综上，虽然第三人的外观设计专利权在争议裁定作出时已过有效期，但鉴于在争议商标注册日其仍为有效的专利，故相对于争议商标而言，该外观设计专利权为现有的在先权利。据此，原告认为因第三人在先的外观设计专利已过有效期，故不属于现有的在先权利的主张不能成立，本院不予支持。 此外，对于原告认为第三人的外观设计专利权不具备新颖性，应自始无效，故其不属于现有在先权利的主张，本院认为，对于外观设计专利权效力的审查并非本院在本案中的审查范围，在原告未提交证据证明该外观设计专利权已被宣告无效的情况下，本院仍然认为其属于符合商标法第三十一条规定的现有的在先权利。原告的上述主张不能成立，本院不予支持。 二、争议商标的注册是否损害了第三人在先的外观设计专利权。 在第三人所享有的外观设计专利权相对于争议商标而言是现有的在先权利的情况下，本院现对争议商标的注册是否损害了第三人在先的外观设计专利权予以判定。 虽然商标注册行为本身并不会对在先权利人的权利造成侵犯，但鉴于商标注册的目的均在于具体的商标使用行为，但商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”规定的根本目的在于，避免商标的使用行为构成对在先权利人的损害。据此，判断商标注册是否会构成对在先权利人的损害应以该商标注册后的使用行为是否会构成对在先权利人的损害为判断前提。 对于商标法第三十一条中“损害”判断的具体原则，本院认为，应以对在先权利的侵权认定原则为准。即如果注册商标的合法使用不会造成对在先权利的侵犯，则该使用行为必然不会对在先权利人的利益造成损害。反之，则应认定构成对在先权利人利益的损害。 如果在先权利是外观设计专利权，则应以对外观设计专利权的侵权判定原则作为损害判断的原则。具体而言，因商标在使用过程中必然会附着于具体的商品，故首先应判定商标所附着的商品与外观设计产品是否为相同或类似产品。商标所附着的商品通常是其指定使用的商品，但对于一些无法直接附着商标的商品，则商标所附着的商品通常是指其包装物。其次，在符合该前提的基础上，将该商标所附着的商品外观与在先的外观设计专利产品外观进行对比，判断二者是否在视觉上有差别，如有差别，该差别是否会对一般消费者对于产品的整体视觉效果产生显著影响。如果该差别不会对产品的整体视觉效果产生显著影响，则应认定该商标的注册构成对在先外观设计专利权的损害。 具体到本案，鉴于争议商标核定使用的大米、西米等商品均是商标无法直接附着的商品，故在判断是否构成对第三人在先外观设计专利权构成损害时，应将争议商标所附着的包装物与第三人的外观设计专利产品相比。鉴于第三人的外观设计产品为包装袋，争议商标附着使用在包装物上，二者为类似产品，具有可比性，故在此基础上对二者的外观进行比对。由查明事实可知，第三人外观设计专利主要由轮图形及文字两部分构成，其中对一般消费者产生显著视觉影响的部分是其轮状图形。争议商标虽为图文组合商标，但其文字部分比例很小且嵌于轮图形中，故当争议商标附着在包装物上时，其对一般消费者产生显著视觉影响的亦为该轮状图形部分。虽然第三人外观设计专利中的轮状图形与争议商标的轮状图形部分具有差异，但该差异不会使得一般消费者对于产品的视觉效果产生显著影响。鉴于此，本院认为，争议商标的注册已构成对第三人在先外观设计专利权的损害，不符合商标法第三十一条的规定，其注册应予以撤销。 三、原告对争议商标是否享有在先的著作权，该事实是否影响对争议商标可注册性的判定。 对于原告认为其亦享有在先的著作权，因此争议商标的注册具有合法性的主张，本院认为，原告所提交的著作权登记证书中虽表明争议商标的作品完成时间为1991年，但鉴于国家版权局在进行著作权登记时并不进行实质审查，在该证书的发证时间为2008年的情况下，本案现有证据无法证明争议商标图形的著作权产生的时间早于第三人外观设计专利权的产生时间。此外，鉴于该登记证书载明的作者并非本案原告，且第1370号裁定所审理的理由是第三人享有的在先外观设计专利权是否可以阻碍争议商标的注册，并不涉及原告对于争议商标图形所享有的在先著作权问题，故即便原告享有对争议商标图形的著作权，且该著作权产生时间早于第三人的外观设计专利权的产生时间，本院亦不能以此为由直接认定争议商标注册的合法性。据此，原告的该主张不能成立，本院不予支持。 综上，原告东贸公司的起诉理由均不能成立，本院不予支持。被告商标评审委员会做出的第1370号裁定认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下： 维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会做出的商评字〔2008〕第1370号《关于第1718748号“金泰轮JINTAILUN及图”商标争议裁定书》。 案件受理费一百元，由原告深圳市东贸实业发展有限公司负担（已交纳）。 如不服本判决，原告深圳市东贸实业发展有限公司、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，第三人良记物产有限公司可在本判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并交纳上诉案件受理费，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。 审 判 长 芮松艳 代理审判员 佟 姝 人民陪审员 郝志国 二 ○○ 九 年 三 月 十九 日 书 记 员 牛 捷 |
