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阮*诉国家知识产权局专利复审委员会专利行政纠纷一案 北京市第一中级人民法院 行政判决书 （2010）一中知行初字第1773号 原告阮*，男，1959年7月2日出生，汉族，住陕西省安康市汉滨区骆家庄巷27号1栋3单元101室。 被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。 法定代表人张茂于，副主任。 委托代理人苏青，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人杨存吉，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 原告阮*不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2009年7月9日作出的第17826号复审请求审查决定（简称第17826号决定），于2010年5月6日向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并于2010年6月9日公开开庭审理了本案。原告阮*和被告专利复审委员会的委托代理人苏青、杨存吉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 2009年7月9日，专利复审委员会依据阮*的复审请求，作出第17826号决定，其认为： 本申请权利要求1限定的方案中，对棋牌分类、张数、制作材料、文字、图案、颜色、抽象图形符号等进行的限定以及对游戏牌的游戏规则和玩法的限定，并没有采取利用了自然规律的技术手段来解决技术问题，没有在棋牌的形状、构造或者其结合上形成新的技术方案，因此，权利要求1限定的方案没有采用技术手段、没有解决技术问题、同时也没有获得符合自然规律的技术效果，根据《审查指南》第一部分第二章6.4节的规定，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二条第二款的规定。 针对程序问题，本申请的权利要求明显不属于实用新型专利保护的客体，虽然驳回决定未提及上述明显实质性缺陷，但专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的上述明显实质性缺陷进行审查。另外，在实用新型专利申请初步审查程序中，需要审查申请是否符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十五条、《专利法实施细则》第二条第二款的规定。 综上，本申请不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。根据上述事实和理由，专利复审委员会作出第17826号决定，维持中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）作出的驳回决定。 原告阮*不服该决定，在法定期限内向本院提起诉讼称：一、驳回决定以本申请不符合《专利法》第二十五条驳回，而第17826号决定以本申请不符合《专利法实施细则》第二条第二款维持了驳回决定，被告违反了法定程序；二、本申请符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。扑克牌类产品有其独特性，产品的形状和结构不能按一般产品简单划分，既不能将独立一张牌看成它的产品形状和整体结构，也不宜将一付整齐叠放的扑克看成它的产品形状和整体结构，否则所有扑克就成了一种，不可能有那么多获批的专利，况且《专利法》也没有禁止扑克牌专利。扑克牌平铺按花色类及序号排列就形成固定的形状，花色类及每类张数就是结构。这样，仅以表面图案设计为区别特征的牌类，如《审查指南》作为特例的古诗扑克，以及相似的古词扑克、谜语扑克，其结构和形状一般扑克完全相同，其主牌形状为4 X 13 张扑克平铺的大长方体，所以不能授予专利。而五行扑克牌则是五类牌，各类循环相压，其形状是围成圆筒状，形状和结构与其它扑克均不相同，应可获得专利。 本专利要解决的技术问题是：（1）增加一类花色牌，增加了牌数和变数；（2）增加一类花色牌，使牌序数一样大时，也可互压。本申请的技术特征包括对产品的5类组成部分的安排、组织和相互关系所提出的产品的结构、构造特征，牌与牌有相压和有序关系，数大压数小、数同循环压，以及构成牌的材质特征等。并且，本申请是一个可以重复再现的客观存在，这种重复再现不依赖任何随机的因素，不依赖于实施人的主观介入和参与。所以，本申请采用技术手段解决了技术问题，以获得符合自然规律的技术效果，应属于实用新型专利保护的客体。综上，阮*认为第17826号决定认定事实不清，适用法律错误，请求法院撤销第17826号决定。 被告专利复审委员会辩称：《审查指南》第四部分第二章1节规定“复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。”根据上述规定，本申请的权利要求明显不属于实用新型专利保护的客体，虽然驳回决定未提及上述明显实质性缺陷，但专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的上述明显实质性缺陷进行审查。被告同时认为，权利要求1限定的方案没有采用技术手段、没有解决技术问题、同时也没有获得符合自然规律的技术效果，根据《审查指南》第一部分第二章6.4节的规定，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。第17826号决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，请求法院维持第17826号决定。 本院经审理查明： 本申请涉及名称为“五行扑克牌”、申请号为200620135839.7的实用新型专利申请，其申请日为2006年9月22日，申请人为阮*。 国家知识产权局实质审查部门于2008年4月18日驳回了本申请，该驳回决定的理由是：本申请权利要求1及其从属权利要求属于一种智力活动的规则和方法的范畴，权利要求体现的是一种游戏规则的人为限定，而不是利用自然规律和自然力的技术方案，属于《专利法》第二十五条第一款第2项所规定的不授予专利权的情形。驳回决定所依据的文本为：阮*于2006年9月22日提交的权利要求第1－5项、说明书第1－2页、说明书附图第1－2页、摘要和摘要附图。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1、一种涉及文化娱乐用品的游戏牌，由主牌和王牌构成。其特征是：主牌分五类，每类9至13张；王牌2至5张。 2、根据权利要求1所述的一种游戏牌，其特征是：可用纸质制作成普通扑克牌外观的纸牌，也可用竹、骨、塑料、玻璃等材料制作麻将牌外观的骨牌。 3、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：五类主牌分别与五行对应，既可用金、木、土、水、火文字（图2），也可以图形白虎、青龙、麒麟、玄武、朱雀（图3）或其它能形象表示金、木、土、水、火的图形表示，图形的颜色填充为相应五行色。 4、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：五类主牌分别与五行对应，还可用方块、草花、圆球、黑桃、红心（图1），或者其他抽象图形符号表示金、木、土、水、火，图形的颜色填充为相应五行色。 5、根据权利要求1和2所述的一种游戏牌，其特征是：王牌既可只设大小、王2张，又可设为金、木、土、水、火5个王5张牌，还可按大中小、天地人或东西南北、天地人神设3或4个王。” 阮*不服国家知识产权局作出的驳回决定，于2008年7月10日向专利复审委员会提出了复审请求，未对申请文件进行修改。阮*请求进行口头审理。 形式审查合格后，专利复审委员会于2008年9月8日向阮*发出复审请求受理通知书，并向原审查部门发出前置审查通知书。 原审查部门对本复审请求进行了前置审查，在前置审查意见书中认为：权利要求1是对五行扑克牌主牌的分类，张数、王牌的人为规定，确定了五行扑克牌游戏规则，从属权利要求3、4、5基于权利要求1相对应的规则进一步限定扑克牌的文字、图形、颜色、抽象图形符号，参照说明书的记载，人们只有掌握这些规则，按照五行相生相克的逻辑推理才能实现锻炼思维、文化娱乐的发明目的，该申请明显属于《专利法》第二十五条智力活动的规则和方法的范畴，因而坚持驳回决定。 专利复审委员会于2009年4月14日向阮*发出复审通知书，指出：权利要求1限定的方案没有采用技术手段，也没有解决技术问题，同时也没有获得符合自然规律的技术效果，根据《审查指南》第一部分第二章6.4节的规定，本申请权利要求1不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。从属权利要求2-5同样不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定。 针对上述复审通知书，阮*于2009年5月24日提交了意见陈述书和修改后的权利要求书，阮*提交的修改后的权利要求书为： “1、本实用新型发明涉及一种文化娱乐用品的游戏牌，其特征是游戏牌由纸质、竹子、骨、塑料、玻璃等材料制作，由主牌和王牌组成，主牌分五类，每类9至13张，王牌2至5张。每类牌暗合“五行”之一，既可用文字“金、木、土、水、火”，也可用表示五行的图案和颜色区别，也可在普通牌“红心、方块、黑桃、草花”增加一类“圆球”。使每一类牌只压另一类牌，同时也只被第三类牌压。从而达到数字相同，也可压牌。如金3可压木3，黑桃A可压红桃A，增加牌的变数，解决了相同大小不同花色牌不能相压的技术难题。而用王牌代替任何牌时，对超过2张以上的同花“链子牌”，如果其中含有王牌，则按五行相生“变”为另一同花“链子牌”，解决了牌不能变化的技术难题，变数陡增，趣味横生。” 经过审查，专利复审委员会作出了第17826号决定。 上述事实，有第17826号决定、驳回决定、复审通知书、阮*于2006年1月5日提交的权利要求第1-4项、口头审理通知书、口头审理记录表以及当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为: 于2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简称2009年专利法）已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。对于专利权是否有效的审查，根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。本案属于专利确权行政纠纷，本专利的申请日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。 综合双方当事人的诉辩主张，本案主要涉及如下两个焦点问题： 一、本申请权利要求是否符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定 《专利法实施细则》第二条第二款规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。《审查指南》第一部分第二章第6.4节规定：未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于实用新型专利保护的客体。产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体。产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案，不属于实用新型专利保护的客体。该条规定中的技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于该条规定的专利保护客体。 本案中，本申请权利要求1请求保护的是一种文化娱乐用品的游戏牌，其主要限定了游戏牌的分类、张数、制作材料、颜色、文字、图案、抽象图形符号以及游戏牌的游戏规则和玩法。根据本申请说明书第1页的记载可知，本申请所要解决的问题是将中国古文化五行相生相克学说结合现代牌类博弈规律，为公众提供一种新的思维锻炼方法和文化娱乐的牌类。本申请游戏牌达到的效果是“既可开发智力，锻炼思维，又能在休闲娱乐中，领略中国古文化的深邃哲理和神奇魅力，继承和弘扬中华民族的优秀传统文化”。因此，本申请权利要求1所保护的技术方案并没有对游戏牌产品的形状、构造或者其结合提出适于实用的新的技术方案，权利要求1没有采用技术手段，没有解决技术问题，同时也没有获得符合自然规律的技术效果。因此，本申请权利要求1不属于《专利法实施细则》第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。被告的认定正确，本院予以维持。 二、被告是否存在程序违法问题 《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：“除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。”根据该条规定，复审委员会如果发现申请文件存在驳回决定未指出的明显实质性缺陷，可以依据该理由作出维持驳回决定的审查决定。 本案中，被告已经认定本申请的权利要求1不符合《专利法实施细则》第二条第二款的规定，不属于专利保护客体，该缺陷属于本申请的实质性缺陷，因此被告以该理由维持国家知识产权局的驳回决定符合上述法律规定，原告的该项起诉理由缺乏法律依据，本院不予支持。 综上，第17826号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决如下： 维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第17826号复审请求审查决定。 案件受理费一百元，由原告阮*负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。 审 判 长 侯占恒 代理审判员 王 晫 人民陪审员 韩 涛 二○一○ 年 六 月 二十 日 书 记 员 许 波 |
