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曾关生诉被告专利复审委员会专利行政纠纷 北京市第一中级人民法院 行政判决书 （2010）一中知行初字第1329号 原告曾关生。 被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10－12层。 法定代表人张茂于，副主任。 委托代理人葛永奇，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人张鹏鹏，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 原告曾关生不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2009年12月9日作出的第20574号复审请求审查决定（简称第20574号决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2010年3月31日受理后，依法组成合议庭，于2010年6月12日对本案公开开庭进行了审理。原告曾关生，被告专利复审委员会的委托代理人葛永奇、张鹏鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 第20574号决定系专利复审委员会针对原告就其申请号为00113917.7，名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的发明专利申请（简称本专利申请）提出的复审请求作出的。专利复审委员会在该决定中认为：一、关于审查文本。 曾关生于2009年8月13日提交了说明书、权利要求书(共1项权利要求)和摘要的全文替换页，上述修改符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十条第一款规定。因此，本复审请求审查决定所依据的文本为原告于2009年8月13日提交的说明书第1-3页、权利要求第1项和摘要。二、关于《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定。曾关生于2009年8月13日提交的说明书和权利要求书中，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240克、240克、300-330克、1.5克。对此，专利复审委员会认为，目前两与克的换算关系为一两合50克，我国旧制也有一两合31.25克的换算关系。而本申请说明书并没有明确所述“两”采用的是新制还是旧制，不能唯一确定本申请中所用的“两”为旧制的两。即便能够确定其所采用的是旧制的“两”，由于旧制中一两合31.25克，那么十两至十一两硝石也不等于300-330克硝石，尽管附件1指出换算时可以舍去尾数，但附件1并没有明确具体舍去尾数的方式就是要舍去1.25克即一两合30克。曾关生提供的《中药药剂学》一书中也没有记载一两等于30克。据此，本领域技术人员无法根据原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定十两至十一两硝石即在300-330克范围内，同样也无法由原始申请文件记载的内容确定修改后水银、明矾、硼砂的克数。因此，曾关生对说明书和权利要求书的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。据此，专利复审委员会作出第20574号决定，维持国家知识产权局于2009年1月9日作出的驳回本专利申请的决定。 原告不服第20574号决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼，其诉称：一、炼丹术是中国古代医药学家的发明，故它的计量单位理应按照旧制即一两等于31.25克来计算。二、在原告举证的《方剂学》的第17页中记载“换算时尾数可以舍去。在《中药制剂学》中可以看出，30克对应的就是一两，由此表明舍去的尾数是1.25克。综上可知，本专利申请并未违反《专利法》第三十三条的规定，请求人民法院撤销第20574号决定。 被告专利复审委员会辩称：关于本专利申请是否违反《专利法》第三十三条的问题，专利复审委员会坚持其在第20574号决定中的意见。综上，第20574号决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审查程序合法，请求人民法院维持第20574号决定。 本院经审理查明： 原告曾关生于2000年9月8日向国家知识产权局提出名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的发明专利申请，申请号为00113917.7，公开日为2002年2月27日。 2009年1月9日，国家知识产权局针对曾关生于2008年7月16日提交的说明书第1-3页、权利要求第1项和说明书摘要，以对说明书和权利要求书的修改不符合《专利法》第三十三条的规定为由驳回了本专利申请。 其中驳回针对的权利要求书如下： “1.一种具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药，它的组分及用量配比为：水银240克、明矾240克、硝石300克-330克，其特征是：在上面矿物中药中又加入了一种矿物中药硼砂1.5克升丹。” 曾关生对上述驳回决定不服，于2009年1月16日向专利复审委员会提出复审请求。2009年4月8日，曾关生再次提交了复审请求书，同时提交了经修改的说明书和摘要全文替换页。形式审查合格后，专利复审委员会受理了本复审请求，并于2009年5月4日向曾关生发出《复审请求受理通知书》，同时将本专利申请移交原审查部门进行前置审查。原审查部门对本复审请求进行了前置审查，认为本专利申请不符合《专利法》第三十三条的规定，坚持驳回决定。 专利复审委员会组成合议组，对本复审请求案进行了审理，并于2009年7月24日向曾关生发出《复审通知书》。《复审通知书》指出：曾关生于2009年4月8日提交的说明书和2008年7月16日提交的权利要求书中，①将说明书第1页和权利要求的配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240克、240克、300-330克、1.5克；②权利要求中增加了“具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药”的描述，同时将发明名称修改为“一种具有益肾气化痰祛瘀强壮筋骨安神利水之功效的中药”。然而，本申请说明书并没有明确所述“两”采用的是新制还是旧制，不能唯一确定本申请中所用的“两”为旧制的两。即便能够确定其所采用的是旧制的“两”，由于旧制中一两合31.25克，那么十两至十一两硝石也不等于300-330克硝石，因此本领域技术人员无法根据原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定十两至十一两硝石即在300-330克范围内。同样也无法由原始申请文件记载的内容确定修改后水银、明矾、硼砂的克数。另外，原始申请文件中并未记载所述中药具有化痰、祛痰、安神、利尿、强壮筋骨的功效。故上述修改后的内容在原始说明书和权利要求书中没有相应的记载，也不能由原始说明书和权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定，曾关生对说明书和权利要求书的修改超出了原始申请文件记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。 针对《复审通知书》指出的问题，曾关生于2009年8月13日提交了意见陈述书和说明书、权利要求书(共1项权利要求)和摘要的全文替换页，并提交了下述附件： 附件1：《方剂学》(供中医药类专业用)，段富津主编，上海科学技术出版社出版，1995年6月第1版，1998年5月第3次印刷，封面及出版信息页、第17页，复印件共3页。其中在第17页中有如下文字表述：根据国务院的指示，从1979年1月1日起，全国中医处方用药剂量单位一律采用以“g”为单位的公制。兹附十六进制与公制单位换算率如下：……一两=31.25g……（注：换算时尾数可以舍去）。 附件2：《实用内科学》，陈灏珠主编，人民卫生出版社出版，1952年9月第1版，2001年10月第11版第43次印刷，封面及出版信息页、第1359-1360、2001-2006页，复印件共10页。 此外，曾关生在本专利申请的实质审查过程中还提交了以下附件： 《中药药剂学》，上海科学技术出版社1986年11月第一版，1987年10月第二次印刷。 曾关生于2009年8月13日提交的新修改的权利要求书如下： “1.一种治疗心肾疾病及肿瘤的矿物类中药，它的组分及用量配比为：水银240克、明矾240克、硝石300克-330克，其特征是：在上面三种矿物中药中又加入了一种矿物中药 硼砂1.5克升丹。” 2009年11月13日，曾关生又一次针对复审通知书提交了意见陈述书和如下附件： 附件3：中华肾脏病学会主任委员陈香美所写文章《慢性肾脏病—全球及中国公共健康的严重挑战》，共1页。 2009年12月9日，专利复审委员会作出第20574号决定。 上述事实，有本专利申请的权利要求书和说明书、第20574号决定、双方当事人在本案诉讼过程中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。 本院认为： 《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 根据上述法律规定的内容，专利申请人可以在复审审查的过程中对权利要求书和说明书的内容进行修改，但如果这种修改违反了《专利法》第三十三条的规定，则是不被允许的。具体而言，如果申请的内容通过增加、改变和⁄或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。 本案中，原告在其于2009年8月13日提交的权利要求书和说明书的修改替换页中，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g、1.5g。对于上述修改，本院认为，根据目前通行的两与克的换算关系，一两为50g，根据原告在复审程序中提交的有关文献可以发现在旧制中也存在一两等于31.25g的换算关系，但原告在对专利申请文件进行修改的过程中，首先，其没有明确采用的是目前通行的还是旧制的换算关系，其次，即使采用原告所主张的旧制换算关系，虽然附件1中指出可以在换算时舍去尾数，但并未明确舍去的是1.25g。由此可见，原告在对本专利申请的权利要求书和说明书进行修改的过程中所使用的换算方式无法在现有技术中找到事实依据，致使修改前后的专利申请文件中的内容存在不能唯一对应的关系，即原告的这种修改致使本领域的技术人员看到的与原始申请文件记载的内容不同的情况下，又不能从原申请信息中直接、毫无疑义地确定，据此，原告的这种修改已经超出了《专利法》第三十三条所允许的范围，被告对此所作出的认定是正确的，本院予以支持。 综上所述，原告的诉讼请求不具备事实与法律依据，本院不予支持。被告作出的第20574号决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下： 维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第20574号复审请求审查决定。 案件受理费一百元，由原告曾关生负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。 审 判 长 佟 姝 代理审判员 毛天鹏 代理审判员 李轶萌 二 ○ 一 ○年 七 月 二十二 日 书 记 员 李 茜 书 记 员 李晓帆 |
