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吴开敏与专利复审委员会专利行政纠纷案 北京市第一中级人民法院 行政判决书 （2010）一中知行初字第1774号 原告吴开敏。 被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。 法定代表人张茂于，副主任。 委托代理人郭鹏鹏。 委托代理人刘洋。 原告吴开敏不服国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2009年5月12日作出的第16805号复审请求审查决定（简称第16805号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年5月5日受理后，依法组成合议庭，于2010年6月11日公开开庭进行了审理。原告吴开敏，被告专利复审委员会的委托代理人郭鹏鹏、刘洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 第16805号决定系专利复审委员会针对吴开敏就第200510124425.4号名称为“高溶解度黄连素在制药中的应用”的发明专利申请（简称本申请）提出的复审请求而作出。专利复审委员会在该决定中认为：本申请权利要求1请求保护一种高溶解度黄连素在制药中的应用，其特征在于制备的药物剂型是口服制剂。对比文件A公开的硫酸黄连素属于本申请所定义的高溶解度黄连素的一种，对比文件A已经公开了本申请权利要求1的全部技术方案，并且两者要解决的技术问题和技术效果也相同。因此，本申请权利要求1要求保护的技术方案与对比文件A公开的技术方案实质上相同。所以，权利要求1不具备新颖性。本申请权利要求2引用权利要求1并作了进一步限定，附加技术特征是“所述的高溶解度黄连素包括现为兽药的硫酸黄连素”，该技术特征已经被对比文件A公开。因此，在权利要求1不具备新颖性的前提下，权利要求2也不具备新颖性。本申请权利要求3引用权利要求1并作了进一步限定，附加技术特征是“所述的口服制剂包括胶囊剂、片剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂。”其中片剂的技术方案已经被对比文件A公开，因此，在权利要求1不具备新颖性的前提下，权利要求3中片剂的技术方案也不具备新颖性。而权利要求3中的胶囊剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂这些附加技术特征所限定的制剂形式，均是本领域中已有的常规制剂形式，在权利要求1要求保护的技术方案已经被现有技术公开而不具备新颖性的前提下，对于所属领域技术人员来说，将已知药物组合物或者化合物制备成已知的上述常规制剂，无需付出创造性劳动，因此，权利要求3中的上述技术方案不具备创造性。吴开敏答复《复审通知书》的意见亦均不能成立。综上，专利复审委员会作出第16805号决定，维持国家知识产权局作出的驳回决定。 原告吴开敏不服第16805号决定，向本院起诉称：一、被告将对比文件A作为现有技术缺乏事实和法律依据。对比文件A相对于本人于2003年4月23日申请（优先权日为2002年4月23日）的第03123336.8号专利申请不具备新颖性，没有资格作为评价本申请新颖性的对比文件，而第16805号决定未对第03123336.8号专利申请在先公开的事实作出评述，亦未将对比文件A与第03123336.8号专利申请进行对比。而且，该专利申请不构成本申请的抵触申请，被告应当提出比第03123336.8号专利申请更早公开的对比文件才能否定本申请的新颖性。此外，对比文件A的说明书公开不充分，未包含实质性的技术知识，没有具体的技术方案，不能作为对比文件评价本申请的新颖性和创造性。而且也不能用对比文件A的说明书与本申请的权利要求书进行对比。二、被告关于本申请新颖性和创造性的认定错误。第16805号决定既然考虑了本申请不具备创造性，表明其承认了本申请具备新颖性，这与该决定认定本申请不具备新颖性的结论矛盾。即使对比文件A可以作为现有技术，本申请权利要求1的内容是高溶解度黄连素口服剂型，而高溶解度黄连素包括枸缘酸盐、硫酸氢盐和硫酸盐，口服制剂包括片剂、胶囊剂等多种剂型，故对比文件A中的片剂仅是上述内容的一种，称对比文件A全部公开了本申请权利要求1的技术方案与事实不符。第16805号决定中“将已知药物组合物或者化合物制备成已知的上述常规制剂，无需付出创造性劳动”的论述缺乏依据，而且要求每件药物发明专利都同时创造出一种非公知的制剂形式，不可能实现。本申请将高溶解度黄连素从已被淘汰的人用注射剂改进为人用口服制剂，克服了人类不可服用兽药的技术偏见，不但具备新颖性，而且具备创造性。而且本申请改进为口服制剂后大幅度降低了其毒性、提高了生物利用度、增加了稳定性，这些有益效果均表明本申请具备创造性。综上，请求法院撤销第16805号决定，判令被告重新作出复审请求审查决定。 被告专利复审委员会辩称：关于对比文件A和本申请的新颖性、创造性问题均坚持第16805号决定的意见。且并非只有授权的专利文件才能作为对比文件，任何在申请日之前公开的内容都可以成为现有技术。第16805号决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院予以维持。 本院经审理查明： 本申请系名称为“高溶解度黄连素在制药中的应用”的发明专利申请，其申请号为200510124425.4，申请日为2005年11月8日，公开日为2006年5月17日，申请人为吴开敏。 2007年11月2日，国家知识产权局以本申请权利要求1-10不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十一条第一款规定的单一性，权利要求1、3、5、6不具备新颖性，权利要求7、9、10不具备创造性为由,作出决定驳回了本申请。 吴开敏不服该决定，向专利复审委员会申请复审。复审期间，吴开敏于2008年10月12日对本申请权利要求书进行了修改，修改后的权利要求书为： “1、高溶解度黄连素在制药中的应用，其特征在于：它们制备的药物剂型是口服制剂。 2、权利要求1所述的高溶解度黄连素包括现为兽药的硫酸黄连素。 3、权利要求1所述的口服制剂，包括胶囊剂、片剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂。” 本申请说明书中提到，高溶解度的黄连素是指能在不到500份（重量）水中溶解的小檗碱，包括枸缘酸小檗碱、硫酸氢小檗碱、硫酸小檗碱和磷酸小檗碱。 对比文件A为CN 1485326A号发明专利申请公开说明书，公开日为2004年3月31日。其中提到硫酸黄连素与盐酸黄连素相比，具有水溶性大的特点，如室温下硫酸黄连素在水中的溶解度是盐酸黄连素的100倍，所以硫酸黄连素不仅可以制成片剂，而且还可以制成注射剂，供口服不便又急需治疗的患者使用，也可提供兽用。 2009年5月12日，专利复审委员会作出第16805号决定。 上述事实，有第16805号决定、本申请权利要求书及说明书、对比文件A、当事人陈述等在案佐证。 本院认为： 本申请申请日在2009年10月1日之前，故本案应适用2001年7月1日起施行的《专利法》。 根据《专利法》第二十二条第一款至第三款的规定，授予专利权的发明应当具备新颖性和创造性。新颖性是指在申请日以前没有同样的发明在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。 根据《专利法》的上述规定，只要是在专利申请日以前在国内外出版物上公开发表过的技术内容，就可以作为对比文件来评价该专利的新颖性和创造性。本案中，对比文件A是本申请申请日之前公开的发明专利申请书，属于在本申请申请日之前在国内外出版物上公开发表的技术，可以作为评价本申请新颖性和创造性的现有技术。由于《专利法》并未要求用来评价新颖性和创造性的对比文件必须具备授予专利权的条件，对比文件A是否符合授予专利权的实质性条件与其能否作为评价本申请的新颖性和创造性的对比文件无关。吴开敏关于对比文件A因不具备新颖性、说明书公开不充分、未包含实质性的技术知识、缺少具体的技术方案而不能作为对比文件的主张缺乏相应的法律依据，不能成立。《专利法》并未要求对比文件仅限于其他专利的权利要求书，吴开敏关于不能用对比文件A的说明书与本申请进行对比的主张于法无据，不能成立。《专利法》也未要求必须使用最先公开相关技术内容的文件作为对比文件，对比文件A的技术内容是否已被第03123336.8号专利申请公开与对比文件A能否作为评价本申请的新颖性、创造性的对比文件无关。吴开敏关于第03123336.8号专利申请也公开了相关技术内容，应使用比该申请更早公开的技术内容才能作为本案的对比文件的主张亦缺乏相应的法律依据，不能成立。 本申请权利要求1要求保护一种高溶解度黄连素在制药中的应用，其特征在于制备的药物剂型是口服制剂。对比文件A中公开了硫酸黄连素可以制成片剂，而硫酸黄连素属于高溶解度黄连素的一种，片剂属于口服制剂的一种。本申请权利要求1与对比文件A的区别仅在于前者采用一般概念，而后者采用具体概念限定同类性质的技术特征，两者解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，属于同样的发明。因此，本申请权利要求1相对于对比文件A不具备新颖性。 本申请权利要求2的附加技术特征是所述的高溶解度黄连素包括现为兽药的硫酸黄连素。对比文件A已经公开了硫酸黄连素可以制成片剂，而且提到硫酸黄连素可以提供兽用，所以该附加技术特征已经被对比文件A公开。在权利要求1不具备新颖性的基础上，权利要求2也不具备新颖性。 本申请权利要求3的附加技术特征是所述的口服制剂包括胶囊剂、片剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂。对比文件A已经公开了硫酸黄连素可以制成片剂，故该附加技术特征中的片剂的技术方案已经被公开，在权利要求1不具备新颖性的基础上，权利要求3中使用片剂的技术方案不具备新颖性。胶囊剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂等制剂形式均是药物领域中已有的常规制剂形式，对于本领域技术人员来说，将已知药物组合物或者化合物制备成已知的上述常规制剂，属于本领域的惯用手段，无需付出创造性劳动，因此，在对比文件A已经公开了权利要求1的技术方案的基础上，权利要求3中使用胶囊剂、丸剂、滴丸、微囊、冲剂的技术方案相对于对比文件A不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。 至于吴开敏所称本申请克服了技术偏见，取得了降低药物毒性、提高生物利用度、增加稳定性等有益效果的主张，并非是在将本申请与对比文件A进行对比的基础上所作论述，故与本申请相对于对比文件A是否具备创造性无关。 因此，本申请权利要求1、2和权利要求3中使用片剂的技术方案不符合《专利法》第二十三条第二款关于新颖性的规定，权利要求3中除片剂以外的技术方案不符合《专利法》第二十三条第三款关于创造性的规定。专利复审委员会据此维持国家知识产权局作出的驳回决定并无不当。 综上，专利复审委员会作出的第16805号决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，应予维持。原告吴开敏的起诉理由不能成立，对其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下： 维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第16805号复审请求审查决定。 案件受理费一百元，由原告吴开敏负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。 审 判 长 赵 静 代理审判员 严 哲 代理审判员 周丽婷 二○一○ 年 七 月 十六 日 书 记 员 李晓帆 |
